Marcă

Transcriere

1 Similaritate vizualã ºi foneticã a semnului cu marca. Produse identice. Riscul de confuzie incluzând ºi riscul de asociere a semnului cu marca. Legea nr.84/1998 : art. 28; art. 35, alin. (2), lit. b) 1. Faptul cã pârâta foloseºte pe ambalajul iaurturilor pe care le comercializeazã atât elementul Danone, cât ºi elementele Frutisima ºi Nebunie de fructe, nu înseamnã cã cele trei pot fi considerate ca pãrþi componente ale unui singur semn distinctiv sub aspectul provenienþei întrucât, prin modul în care sunt dispuse ºi sunt realizate, nu sunt apte sã creeze în percepþia de ansamblu a consumatorului mediu ideea caracterului unitar al semnelor, de naturã a fi considerate cã alcãtuiesc o marcã complexã combinatã. Faptul cã cele trei elemente sunt folosite întotdeauna împreunã ºi cã sunt utilizate identic pe toate ambalajele, având exact aceeaºi poziþie ºi aceeaºi grafie, nu este suficient pentru ca publicul sã le perceapã ca atare, ca reprezentând împreunã o marcã. Prin folosirea semnului Frutisima pentru comercializarea de iaurturi, pârâta imitã fraudulos marca Fruttis aparþinând reclamantei, în condiþii susceptibile de a crea un risc de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere, pentru consumatori. 2. În analiza semnelor aflate în conflict, s-a pornit de la regula cã similaritatea ºi riscul de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere, se apreciazã prin prisma asemãnãrilor ºi nu a deosebirilor dintre ele, fiind suficient sã existe asemãnare într-un singur domeniu fie vizualã, fie auditivã, fie conceptualã dacã induce publicul în eroare. Elementul dominant în ambele semne conflictuale este prefixul frutis. Acesta este elementul principal comun, deoarece cuvântul folosit nu este unul românesc, astfel încât scrierea lui sã constituie un criteriu pentru realizarea distincþiei. Consumatorul îl percepe mai întâi fonetic, mai întâi citeºte cuvântul ºi, constatând identitatea foneticã a prefixului, poate bãnui cã semnul cu care se confruntã este cel pe care îl cunoaºte. Gradul de similaritate foneticã între frutis ºi frutisima fiind foarte mare, chiar dacã este evitatã asemãnarea în scris prin utilizarea sufix-ului, acest lucru nu mai conteazã atunci când cele douã semne sunt comparate oral. ICCJ, Secþia civilã ºi de proprietate intelectualã, decizia civilã nr. 859 din 12 februarie 2008 Prin acþiunea înregistratã pe rolul Tribunalului Bucureºti, Secþia a IV-a civilã, reclamanta Câmpina GMBH&Co.KG a chemat în judecatã S.C. Danone S.R.L., solicitând instanþei sã dispunã obligarea pârâtei sã înceteze de îndatã, pe teritoriul României, producerea, comercializarea, publicitatea ºi orice alte acte privind folosirea denumirii Frutisima sau a unei alte denumiri similare acesteia, cu privire la produse din clasa 29;

2 obligarea pârâtei sã îºi retragã de îndatã de pe piaþa româneascã toate produsele din clasa 29 care poartã denumirea Frutisima sau o denumire similarã acesteia; publicarea în presã, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotãrârii judecãtoreºti, în ziarele Evenimentul zilei ºi Ziarul financiar. În motivarea cererii de chemare în judecatã, s-a arãtat cã reclamanta este titulara mãrcii Fruttis nr Marca a fost înregistratã internaþional la data de 24 iulie 1992, pentru clasa de produse 29, conform clasificãrii de la Nisa. Prin mecanismul prevãzut de Aranjamentul de la Madrid din 1891 cu privire la înregistrarea internaþionalã a mãrcilor, ratificat de România prin Decretul nr. 1176/1968, protecþia mãrcii a fost extinsã ºi pe teritoriul României încã din anul 1992 ºi este protejatã pânã la 24 iulie Deºi nu existã înregistratã o marcã cu denumirea Frutisima, pârâta comercializeazã pe piaþa româneascã iaurturi cu aceastã denumire. Prin aceasta are loc o contrafacere a mãrcii reclamantei, prin modalitatea imitãrii frauduloase, de naturã sã producã în percepþia publicului un risc de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere a mãrcii cu produsul. În drept, acþiunea a fost întemeiatã pe dispoziþiile art. 35, art. 83, alin.(1), lit. a) ºi lit. b) din Legea nr. 84/1998, art. 11 ºi art. 16 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 100/2005. Prin întâmpinare, pârâta a susþinut cã folosirea combinaþiei Danone Frutisima nu constituie o încãlcare a mãrcii înregistrate Fruttis. În cadrul ansamblului de cuvinte folosite ca marcã, Danone este elementul principal, care îndeplineºte rolul de marcã principalã. Frutisima este termenul sugestiv, care face trimitere la gama de produse comercializate sub acest însemn. Este adevãrat cã Frutisima nu este încã marcã înregistratã, dar simpla folosire a unui însemn de cãtre o societate, pentru anumite produse pe care le produce sau le comercializeazã, respectând drepturile exclusive de proprietate intelectualã ale altor titulari de mãrci, nu este condiþionatã de înregistrarea respectivului însemn ca marcã. Frutisima este un însemn verbal menit a sugera consumatorului abundenþa fructului din compoziþia iaurtului, iar datoritã sensului de superlativ pe care îl are ºi a modului de prezentare a dobândit în scurt timp o mare putere de distincþie. Marca Fruttis a reclamantei are aceeaºi valoare sugestivã indicând, în primul rând, conþinutul produsului ºi nu producãtorul. Descriptiv, marca folositã de pârâtã este Danone Frutisima O nebunie de fructe cu element figurativ ºi scris stilizat. Prin sentinþa civilã nr. 605 din 2 mai 2006, Tribunalul Bucureºti, Secþia a IV-a civilã, a respins acþiunea ca neîntemeiatã. Pentru a hotãrî astfel, prima instanþã a reþinut cã produsele comercializate de pârâtã, indiferent de gamã, sunt prezentate sub marca Danone. Cuvântul Frutisima este alãturat mãrcii Danone, reieºind cã, în fapt, pentru gama de produse iaurturi de fructe, pârâta foloseºte combinaþia Danone Frutisima, aptã a asigura distinctivitate acesteia. Distinctivitatea unei mãrci se evalueazã atunci când marca este capabilã sã distingã bunurile ºi serviciile în privinþa originii lor. Este fãrã discuþie, în acest caz, cã folosirea combinaþiei Danone Frutisima, continuând marca Danone, ce se regãseºte ºi în numele

3 comercial al pârâtei, asigurã cunoaºterea de cãtre consumatorul mediu a originii produsului comercializat sub aceastã denumire, înlãturând totodatã riscul de confuzie incluzând ºi riscul de asociere. Marca folositã de pârâtã este una figurativã combinatã, având un caracter distinctiv faþã de cea a reclamantei. Aprecierea globalã a similaritãþii globale auditive sau conceptuale a mãrcilor trebuie sã se bazeze pe impresia de ansamblu creatã de mãrci ce pãstreazã în memorie în special componentele lor distinctive ºi dominante. Din punct de vedere descriptiv, marca folositã de pârâtã este Danone Frutisima O nebunie de fructe, având element figurativ ºi scris stilizat, elementul central ºi dominant fiind Danone, apt prin el însuºi de a asigura distinctivitate mãrcii. Elementul Frutisima apare în contextul imaginii întregii mãrci ca un element circumstanþial, menit a defini gama de produse cãreia i se aplicã ºi având rol evocator, acela de a sugera conþinutul bogat de fructe din compoziþia iaurtului. Apelul declarat de reclamantã a fost respins ca nefondat, prin decizia civilã nr. 35 A din 13 februarie 2007, pronunþatã de Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a IX-a civilã ºi pentru cauze privind proprietatea intelectualã. Instanþa de apel a arãtat cã elementul Frutisima, prin modul de dispunere pe ambalajul produsului, este perceput ca semn distinctiv, distinct de semnul Danone, acesta din urmã pãstrându-ºi individualitatea prin încadrarea într-un contur (perceput ca parte componentã a mãrcii), ºi dispunerea în partea centralã sus a ambalajului. Faptul cã un comerciant alege sã îºi marcheze produsele prin mai multe semne distinctive sub aspectul provenienþei produsului, dispuse distinct ºi individual pe ambalaj, nu echivaleazã cu considerarea tuturor acestor semne ca elemente compunând un singur semn distinctiv sub aspectul provenienþei, cât timp consumatorul mediu, în percepþia de ansamblu, nu ar reþine caracterul unitar al semnelor. În speþã, consumatorul mediu nu reþine semnele distinctive pe care le poartã ambalajul produsului ca fiind un semn unitar, dat fiind modul de dispunere a acestora pe ambalaj. Situaþia celui care foloseºte mai multe semne distinctive, individuale, distincte prin poziþionare, pentru a marca acelaºi produs, este diferitã de aceea a celui care îºi înregistreazã o marcã combinatã complexã. Semnele conflictuale analizate sunt Fruttis, marca anterioarã protejatã prin înregistrare, ºi Frutisima, semnul conflictual folosit de pârâtã. Sub aspectul similaritãþii vizuale, ambele semne conflictuale debuteazã cu radicalul Frut, iar Frutisima conþine integral literele ce compun marca Fruttis. Faptul cã litera T nu este dublatã, în schimb este dublatã litera S, nu prezintã nicio relevanþã, acestea constituind deosebiri nesemnificative, nepercepute în impresia de ansamblu a semnelor de cãtre consumatorul mediu. Datoritã sufixului issima, ceea ce consumatorul mediu percepe în ansamblul semnului aflat în conflict este lungimea cuvântului ce reprezintã grafic semnul distinctiv Frutissima. Diferenþa de trei litere dintre cele douã semne este suficientã, dat fiind elementul grafic al fontului folosit, pentru a percepe vizual, ca diferenþã semnificativã, lungimea semnului Frutissima. Sub aspect fonetic, datã fiind identitatea de litere ce compun radicalul comun, semnele sunt similare, fiind diferenþiate sub aspectul ultimelor silabe. Rezonanþa originii italiene a cuvântului Frutissima, datã fiind terminaþia issima, este pregnantã în percepþia

4 de ansamblu a semnului, chiar dacã nu se poate reþine calitatea consumatorului mediu din România de cunoscãtor al limbii italiene sau latine, sub aspectul semnificaþiei lingvistice ºi gramaticale a terminaþiei. Sub aspect conceptual, ambele semne sugereazã faptul cã produsul conþine fructe, datoritã rezonanþei radicalului comun frut, astfel cã ele sunt similare sub acest aspect. Faptul cã radicalul comun are caracter evocator, produce consecinþe deosebite în planul aprecierii similaritãþii semnelor conflictuale, în legãturã cu riscul de confuzie, sub aspectul provenienþei produselor. Marca Fruttis este o marcã slab distinctivã, cu un caracter evocator în raport de produsul marcat, ceea ce atrage o protecþie slabã a acesteia în caz de conflict. Chiar dacã produsele sunt identice ºi sunt comercializate în aceleaºi locuri ºi prin aceleaºi canale de distribuþie, caracterul slab distinctiv al mãrcii anterioare, diferenþele sub aspect vizual, fonetic ºi conceptual, gradul de cunoaºtere a semnului conflictual Frutissima de cãtre consumatorii potenþiali, exclud existenþa unui risc de confuzie. Reclamanta a declarat recurs, critica întemeiatã în drept pe dispoziþiile art. 304, pct. 9, Codul de procedurã civilã, vizând urmãtoarele aspecte: Instanþa de apel nu a sesizat faptul cã semnul folosit de cãtre pârâtã este Frutisima, iar nu Frutissima, ºi cã acest semn are doar 9 litere, iar nu 10 cum s-a reþinut. Marca Frutisima folositã pe teritoriul României este similarã cu marca anterioarã Fruttis a recurentei. Aplicarea criteriilor, pe care practica judecãtoreascã ºi administrativã le are în vedere pentru a decide cã existã similaritate între douã mãrci, ar fi dus la concluzia cã existã un risc de confuzie, astfel cã pârâta sãvârºeºte delictul de imitare frauduloasã a mãrcii Fruttis. În cuprinsul hotãrârii recurate, dupã analize teoretice interminabile, presãrate cu contraziceri de la o paginã la alta, instanþa de apel a reþinut eronat cã nu este posibilã confuzia între semnele Fruttis ºi Frutissima. Instanþa de apel a reþinut ºi a analizat ca element verbal comun al semnelor aflate în conflict radicalul Frut, deºi a constatat cã denumirea Frutisima conþine integral literele ce compun marca Fruttis. Din punct de vedere fonetic, elementul comun al celor douã semne este Frutis, iar nu doar Frut. Singura deosebire de ordin fonetic dintre cele douã semne o reprezintã terminaþia - ima. Nici în privinþa percepþiei vizuale, instanþa de apel nu a fãcut o analizã corectã de vreme ce a reþinut cã issima s-ar scrie cu dublu s. În ceea ce priveºte terminaþia inexistentã issima, printr-un raþionament ilogic, instanþa de apel îi acordã o relevanþã eronatã în percepþia de ansamblu a semnului de cãtre consumatorul mediu, atât din punct de vedere fonetic, cât ºi conceptual. În mod greºit, s-a reþinut cã marca recurentei are un nivel scãzut de distinctivitate, care ar atrage o protecþie slabã în caz de conflict. Marca Fruttis se aflã la limita între mãrcile arbitrare, de fantezie, ºi mãrcile sugestive. Pentru un consumator român instruit, cu un nivel de inteligenþã ºi perspicacitate ridicat, marca Fruttis este aluzivã, deoarece sugereazã faptul cã iaurturile conþin fructe. Pentru un consumator cu un nivel de pregãtire mai slab, cu atenþie ºi perspicacitate mai reduse, cuvântul Fruttis reprezintã o denumire

5 de fantezie. Atâta timp cât marca Fruttis nu se foloseºte pentru fructe în stare brutã sau prelucratã, nu poate fi consideratã nici mãcar ca fiind o marcã la limita descriptivitãþii, ci este o marcã cu o individualitate puternicã, care s-a impus în conºtiinþa consumatorilor de iaurturi din România ca urmare a folosirii sale dupã anul Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea recursului invocând, în esenþã, faptul cã riscul de confuzie, ca o chestiune de fapt, nu poate fi analizat de instanþa de recurs. În cazul în care instanþa de recurs va analiza totuºi riscul de confuzie, faþã de principiile stabilite în aprecierea riscului de confuzie în practica instanþelor europene, se impune respingerea recursului. Instanþa de apel a considerat cã între marca Fruttis ºi semnul Frutisima existã un risc de asociere, dar nu un risc de confuzie. Intimata nu poate fi de acord cu raþionamentul ºi soluþia instanþei de apel în determinarea semnului supus comparaþiei, în întâmpinarea depusã în apel argumentânduse amplu de ce semnul intimatei nu este Frutisima ci Danone Frutisima, nebunie de fructe. Instanþa de apel a adoptat o soluþie greºitã ºi nemotivatã, deoarece nu a rãspuns argumentelor pârâtei atunci când a decis cã semnul acesteia este numai Frutisima. Problema aprecierii caracterului unitar al unui semn complex, în componenta cãruia intrã ºi o marcã înregistratã anterior care reprezintã ºi numele comercial al agentului economic respectiv este o problemã esenþialã, de a cãrei corectã soluþionare depinde cauza de faþã. De asemenea, ea trebuie sã fie soluþionatã pe baza unor reguli comune la nivel comunitar. În dovedirea ºi în combaterea recursului, în condiþiile art. 305, Cod de procedurã civilã, pãrþile au depus la dosarul cauzei înscrisuri în copie, respectiv decizii ale Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, date în opoziþia la înregistrarea mãrcii Frutisima, adrese ale Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci privitoare la contestaþiile declarate de Compania Gervais Danone împotriva soluþiilor date asupra opoziþiei la înregistrare. Analizând hotãrârea atacatã, în limitele criticii formulate prin motivele de recurs ºi în raport de dovezile administrate în toate etapele procesuale, Înalta Curte a apreciat cã recursul este întemeiat pentru urmãtoarele considerente: 1. Prin cererea introductivã de instanþã, s-a solicitat sã se interzicã pârâtei sã producã, sã comercializeze, sã facã publicitate, precum ºi orice alte acte privind folosirea denumirii Frutisima sau a unei alte denumiri similare acesteia, cu privire la produse din clasa 29, pe teritoriul României. Temeiul de drept al cererii l-a constituit art. 35, alin. (2), lit. b) din Legea nr.84/1998 privind mãrcile ºi indicaþiile geografice. Conform acestui text, titularul mãrcii poate cere instanþei judecãtoreºti competente sã interzicã terþilor sã foloseascã, în activitatea lor comercialã, fãrã consimþãmântul titularului, un semn care, datã fiind identitatea sau asemãnarea cu marca, ori datã fiind identitatea sau asemãnarea produselor sau serviciilor cãrora li se aplicã semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistratã, ar produce în percepþia publicului un risc de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere a mãrcii cu semnul. Faþã de acest temei de drept, este de analizat dacã între marca Fruttis înregistratã de reclamantã pentru clasa de produse 29, conform Clasificãrii de la Nisa, ºi semnul folosit de pârâtã în comercializarea de iaurturi, existã o asemãnare de naturã sã producã în

6 percepþia publicului un risc de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere a mãrcii cu semnul. Cât priveºte semnul folosit de pârâtã, în raport de care se verificã riscul de confuzie ori de asociere cu marca a cãrei titularã este reclamanta, în mod corect instanþa de apel a stabilit cã acesta este Frutisima ºi nu Danone Frutisima Nebunie de fructe. Faptul cã pârâta foloseºte pe ambalajul iaurturilor pe care le comercializeazã atât elementul Danone cât ºi elementele Frutisima ºi Nebunie de fructe, nu înseamnã cã cele trei pot fi considerate ca pãrþi componente ale unui singur semn distinctiv sub aspectul provenienþei întrucât, prin modul în care sunt dispuse ºi sunt realizate, nu sunt apte sã creeze în percepþia de ansamblu a consumatorului mediu ideea caracterului unitar al semnelor, de naturã a fi considerate cã alcãtuiesc o marcã complexã combinatã. Astfel, semnul Danone este poziþionat în partea de sus a ambalajului ºi este încadrat într-un chenar care îi conferã individualitate în raport cu semnul Frutisima, dispus în partea centralã. Tocmai de aceea, acesta este perceput separat, distinct de elementul Frutisima, care este în mod evident elementul dominant, ºi cu atât mai mult este perceput separat faþã de elementul situat în partea de jos a etichetei. Între caracterele folosite la scrierea celor trei elemente existã o diferenþã foarte mare, iar prin modul în care sunt poziþionate nu sugereazã cã alcãtuiesc un tot unitar. Faptul cã cele trei elemente sunt folosite întotdeauna împreunã ºi cã sunt utilizate identic pe toate ambalajele, având exact aceeaºi poziþie ºi aceeaºi grafie, nu este suficient pentru ca publicul sã le perceapã ca atare, ca reprezentând împreunã o marcã. Astfel, înscrisurile, depuse la dosarul de apel, demonstreazã cã pentru inspectorii Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor, pentru ziariºti ºi pentru cei care posteazã pe diferite site-uri informaþii cu privire la mãrcile companiei Danone, existã marca Frutisima ºi nu Danone Frutisima Nebunie de fructe. Pe de altã parte, faptul cã singurul element pentru care pârâta doreºte sã beneficieze de protecþie, este Frutisima ºi cã, deci, în disputã sunt semnele Fruttis ºi Frutisima rezultã ºi din aceea cã, la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci, s-a solicitat înregistrarea mãrcii Frutisima ºi nu a mãrcii Danone Frutisima Nebunie de fructe. Nu în ultimul rând, este de menþionat cã pârâta, dacã era nemulþumitã de considerentele deciziei în care s-a reþinut cã semnul conflictual este altul decât cel indicat de ea, trebuia sã declare recurs, pentru motivul prevãzut de art. 304, pct. 7, Cod de procedurã civilã, ºi nu sã critice doar prin întâmpinare faptul cã instanþa de apel a adoptat o soluþie greºitã ºi nemotivatã. În acest caz, nu este vorba de considerente care cuprind motivele de fapt ºi de drept pentru care instanþa a pronunþat soluþia înscrisã în dispozitiv, ºi care sã poatã fi înlãturate sau modificate de instanþa de control judiciar, doar pe baza apãrãrilor intimatului, ci de o motivare datã unei dezlegãri în drept care vizeazã semnele care pot crea sau nu un risc de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere care nu apare evidenþiatã în soluþia înscrisã în dispozitiv ºi care, prin nerecurare au intrat în puterea lucrului judecat. Deºi apelul reclamantei a fost respins, pârâta avea interes sã declare recurs împotriva dezlegãrii din considerente pentru a obþine o soluþie irevocabilã în privinþa semnelor aflate în conflict. Dacã ar fi fost gãsit întemeiat un recurs, prin care se invocau astfel de motive, pentru ca pãrþile sã beneficieze de dublul grad de jurisdicþie în analiza semnelor Fruttis ºi Danone Frutisima o nebunie de fructe, în temeiul art. 312, alin. (3) din Codul de procedurã civilã, instanþa ar fi dispus casarea cu trimitere spre

7 rejudecare. Cu alte cuvinte, pârâta nu poate deduce ca simple apãrãri, într-o cale de atac nedevolutivã, aspecte care, pentru a fi schimbate, trebuie sã formeze obiect de criticã printr-o cerere de recurs proprie. Nu a putut fi primitã apãrarea pârâtei în sensul cã acþiunea în contrafacere nu este admisibilã în cauzã, deoarece sunt în conflict douã mãrci înregistrate, astfel încât reclamanta trebuia sã exercite o acþiune în anulare a mãrcii Frutisima. Inconsecvenþa Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci care, dupã ce, prin Decizia nr din 7 decembrie 2006, admite opoziþia formulatã de Campina GMBH & CO. KG la înregistrarea mãrcii Frutisima ºi respinge înregistrarea mãrcii, cu motivarea cã semnele Fruttis ºi Frutisima sunt similare, iar din punct de vedere vizual, fonetic ºi conceptual, creeazã un potenþial risc de confuzie pentru consumator, [la 10 decembrie 2007 respingându-se contestaþia formulatã de Compania Gervais Danone împotriva acestei hotãrâri], la 17 decembrie 2007 admite contestaþia fãcutã de Compania Gervais Danone ºi desfiinþeazã Decizia nr. 1878, dispunând trimiterea dosarului la Serviciul Mãrci în vederea punerii în aplicare a hotãrârii nu poate profita pãrþii care invocã faptul cã este titulara unei mãrci, iar Înalta Curte nu-ºi poate întemeia soluþia pe înscrisuri contradictorii, emanând de la autoritatea românã cu atribuþii de verificare ºi înregistrare a mãrcilor într-un sistem atributiv. În fine, faptul cã pârâta a înregistrat ca desene industriale etichete ce cuprind ºi cuvântul Frutisima, nu o îndreptãþeºte sã beneficieze de protecþia acestui cuvânt ºi ca marcã, cu atât mai mult cu cât data constituirii depozitului reglementar pentru desenul industrial se situeazã în perioada în care reclamanta începuse sã întreprindã demersuri pentru a opri comercializarea iaurturilor sub denumirea Frutisima. Marca ºi desenul industrial au funcþii diferite, astfel încât nu se pot susþine reciproc atunci când sunt analizate condiþiile prevãzute de lege pentru înregistrarea lor. La data dezbaterilor în fond asupra recursului, pârâta nu a fãcut dovada, în condiþiile art. 28 din Legea nr. 84/1998, cã marca Frutisima era înregistratã în Registrul Naþional al Mãrcilor ºi cã Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci îi eliberase certificatul de înregistrare, pentru a putea beneficia de dreptul exclusiv asupra acestui semn. 2. Mãrcile evocatoare sunt acelea care nu fac decât sã sugereze calitãþile produsului sau serviciului, fãrã a-l descrie într-o manierã directã ºi necesarã. Marca Fruttis nu este evocatoare ºi nu a putut fi primitã apãrarea pârâtei în sensul cã marca este slabã, deoarece radicalul Frut sugereazã conþinutul de fructe ºi nu producãtorul. Marca este înregistratã pentru clasa 29, conform Clasificãrii de la Nisa (6), care cuprinde produse din lapte fermentat, în special iaurturi; brânzã albã ºi preparate din brânzã albã; deserturi fãcute din lapte având adãugatã gelatinã ºi/sau amidon; bãuturi din lapte fãrã alcool. Marca Fruttis nu este folositã pentru fructe, astfel încât sã se considere cã elementul Frut ar fi evocator. Fructele sunt numai o componentã a unor iaurturi ºi, oricum, nu s-a probat cã reclamanta ar comercializa toate tipurile de produse din clasa 29, având în conþinutul lor fructe. Tocmai pentru cã nu este folositã pentru fructe, marca permite membrilor publicului vizat sã distingã produsele la care se referã, de cele care au o origine comercialã diferitã ºi sã concluzioneze cã toate produsele pe care le

8 desemneazã au fost fabricate, comercializate sau furnizate sub controlul titularului mãrcii ºi cã titularul este responsabil pentru calitatea lor. Pe de altã parte, din înscrisul intitulat Informare emanând de la S.C. Whiteland Import Export S.R.L., rezultã cã în anul 2004 reclamanta a vândut 619,3 tone produse Fruttis, în anul ,4 tone, în anul ,5 tone iar în perioada ianuarie noiembrie 2007, 551 tone. De asemenea, prin întâmpinare nu s-au contestat afirmaþiile din cererea de chemare în judecatã în legãturã cu volumul vânzãrilor marca Fruttis ºi cu cel al cheltuielilor legate de publicitate. S-a dovedit astfel cã marca Fruttis este cunoscutã de un numãr mare de consumatori, care pot fi induºi în eroare prin folosirea celor douã semne. Prin dovezile administrate, pârâta a urmãrit acreditarea ideii cã semnul sãu Danone Frutisima o nebunie de fructe a dobândit distinctivitate prin folosinþã. Instanþa de recurs a considerat cã un sondaj efectuat în rândul a 303 persoane din Bucureºti, cu vârste între ani, nu poate fi luat în considerare, pentru cã datele oferite în aceste condiþii nu sunt relevante. Sondajul trebuia efectuat pe un numãr mult mai mare de persoane, din toatã þara, cuprinzând o paletã de vârstã mai largã inclusiv sub 18 ani ºi peste 50 de ani, unde riscul de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere, la produse de larg consum, cum sunt iaurturile, este mai mare ºi fãrã sã se punã la dispoziþia repondenþilor produse purtând ambele semne întrucât, în mod obiºnuit, consumatorul nu are în faþã decât marca deceptivã pe care o comparã cu amintirea avutã despre marca anterioarã. 3. În analiza semnelor aflate în conflict, s-a pornit de la regula cã similaritatea ºi riscul de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere, se apreciazã prin prisma asemãnãrilor ºi nu a deosebirilor dintre ele, fiind suficient sã existe asemãnare într-un singur domeniu fie vizualã, fie auditivã, fie conceptualã dacã induce publicul în eroare. În mod normal, prefixele comune sunt mult mai importante, iar dacã douã semne sunt foarte asemãnãtoare la început, existã o mai mare posibilitate de confuzie. Elementul dominant în ambele semne conflictuale este prefixul frutis, chiar dacã sub aspect grafic, marca conþine un dublu t. Acesta este elementul principal comun, deoarece cuvântul folosit nu este unul românesc, astfel încât scrierea lui sã constituie un criteriu pentru realizarea distincþiei. Consumatorul îl percepe mai întâi fonetic, mai întâi citeºte cuvântul ºi, constatând identitatea foneticã a prefixului, poate bãnui cã semnul cu care se confruntã este cel pe care îl cunoaºte. Se poate ajunge la acest rezultat, deoarece consumatorul nu comparã, de regulã, mãrcile una lângã alta, nu vede produsul ce poartã marca pe care el o cunoaºte ºi pe care ºi-o aminteºte cu acurateþe mai mare sau mai micã. De obicei, el are în faþã numai semnul fraudulos pe care îl comparã cu amintirea avutã despre marca anterioarã ºi întrucât, în cazul semnelor din speþã, impactul fonetic este mare frutis având o rezonanþã puternicã poate considera cã achiziþioneazã produsul original, pe care vrea de fapt sã-l cumpere. Faptul cã din punct de vedere vizual, semnul folosit de pârâtã este compus din mai multe litere 9, faþã de 7 câte are marca nu înseamnã cã nu poate sã aparã riscul de confuzie directã, incluzând ºi riscul de asociere, sufixul -ima putând genera aprecierea cã produsele sunt vândute sub marca pe care consumatorul o preferã de obicei ºi nu s-a contestat cã reclamanta foloseºte marca Fruttis în România încã din anul 1992 au fost modernizate ºi, implicit, cã produsele au aceeaºi origine.

9 Gradul de similaritate foneticã între frutis ºi frutisima fiind foarte mare, chiar dacã este evitatã asemãnarea în scris, prin utilizarea sufix-ului, acest lucru nu mai conteazã, atunci când, faþã de cele reþinute anterior, cele douã semne sunt comparate oral. La data judecãþii, ambele pãrþi folosesc semnele conflictuale pentru iaurturi, deci pentru produse de larg consum oferite în magazine cu autoservire. Fiind produse de consum zilnic, nivelul de atenþie acordat de cãtre consumatorul mediu, deosebirilor dintre semne, nu este ridicat. De vreme ce segmentul de public relevant, cãruia i se adreseazã produsul, nu este unul foarte atent, prima impresie este cea decisivã. Or, prima impresie este cea reþinutã sub aspect fonetic. Astfel de produse sunt cumpãrate nu numai de un public instruit, cunoscãtor al limbii latine pentru care, eventual, marca Fruttis poate fi aluzivã, conducând la ideea cã este folositã pentru iaurturi care conþin fructe ci ºi de consumatorii simpli, slab educaþi, precum ºi de copii. Aceºtia sunt mai expuºi la confuzii, pentru cã ei pot doar sã bãnuiascã faptul cã semnul, pe care îl au în faþã, este cel pe care îl cunosc. Având în vedere cele mai sus arãtate, Înalta Curte a considerat cã instanþele de fond au fãcut aplicarea greºitã a dispoziþiilor art. 35, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 84/1998, prin folosirea semnului Frutisima pentru comercializarea de iaurturi, pârâta imitând fraudulos marca Fruttis aparþinând reclamantei, în condiþii susceptibile de a crea un risc de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere, pentru consumatori. A fost înlãturatã apãrarea intimatei, în sensul cã instanþa de recurs nu poate sã analizeze riscul de confuzie, care este o chestiune de fapt. Existenþa sau inexistenþa riscului de confuzie, incluzând ºi riscul de asociere, constituie fundamentul chestiunii de drept consacrate de textul menþionat anterior. Aºadar, pentru motivul prevãzut de art. 304, pct. 9 din Codul de procedurã civilã, recursul a fost admis, conform art. 312, alin. (1) din Codul de procedurã civilã, ºi hotãrârea datã în apel a fost modificatã. În temeiul art. 296 din Codul de procedurã civilã, a fost admis apelul declarat de reclamantã împotriva sentinþei civile nr. 605 din 2 mai 2006 a Tribunalului Bucureºti, Secþia a IV-a civilã, sentinþa fiind schimbatã în tot, în sensul reþinut în dispozitiv. Întrucât instanþa civilã soluþioneazã un conflict concret, iar hotãrârile sale nu pot avea caracter general, nu a fost admisã solicitarea de a se interzice pârâtei folosirea unei denumiri similare denumirii Frutisima cu privire la produse din clasa 29, cu atât mai mult cu cât chiar reclamanta a recunoscut cã nu a formulat opoziþie la înregistrarea de cãtre pârâtã a altei mãrci în care apare radicalul Frut. În temeiul art , Cod civil, a fost admisã cererea de publicare a dispozitivului prezentei hotãrâri, pe cheltuiala pârâtei, ca o mãsurã necesarã pentru repararea prejudiciului moral adus titularului mãrcii Fruttis, ºi totodatã pentru a preveni producerea unui nou prejudiciu în viitor, prin aducerea la cunoºtinþa publicului a semnului fraudulos în detrimentul mãrcii ce se bucurã de protecþia legii ºi a urmãrilor imitaþiei frauduloase.